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12-10-2018

 

Référence nécessaire à la marque d’autrui sur un site Internet

Le tribunal de grande instance de Nanterre a rappelé, dans une ordonnance de référé du 17 septembre 2018, que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à ce que sa marque soit citée sur un site Internet dès lors qu’il s’agit d’une « référence nécessaire ».

Dans cette espèce, une société, intermédiaire en transaction immobilière, la SARL LAURENT COHEN, publiait sur ses sites Internet des annonces relatives à des biens immobiliers en revente exploités et gérés par la société RESIDE ETUDE, en mentionnant sa qualité de bailleur et en reproduisant ses marques, notamment « RESIDE ETUDES » et «  LA GIRANDIERE ». La SARL LAURENT COHEN a été mise en demeure de retirer ces annonces par les sociétés RESIDE ETUDE et RESIDE ETUDES INVESTISSEMENT, lui reprochant notamment des actes de contrefaçon de leurs marques.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que la société SARL LAURENT COHEN qui exploitait les sites Internet ne faisait pas un usage illicite des marques litigieuses, considérant que la « référence fait sur ces annonces à RESIDES ETUDES est explicitement indiquée pour identifier la société précitée (RESIDE ETUDES) en charge de la gestion de ces biens immobiliers en revente ».

Les juges se sont fondés sur l’article L. 713-6 b. du code de la propriété intellectuelle qui limite le droit exclusif du titulaire de la marque. En application de cet article, le titulaire d’une marque ne peut en effet pas s’opposer à l’utilisation de sa marque en tant que « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Cette exception au droit exclusif du titulaire de la marque, créée initialement au profit des fabricants d’accessoires et de pièces détachées, a été progressivement étendue par la jurisprudence. Il a notamment été jugé que la référence aux marques des compagnies aériennes est nécessaire dans le cadre d’une activité de vente de billets d’avion (Com., 10 fév. 2015, n° 12-26023). La présente ordonnance de référé s’inscrit donc dans le prolongement de la jurisprudence actuelle et donne un nouvel exemple d’application de cette exception au monopole du titulaire de la marque.

L’article L. 713-6 b pose néanmoins des conditions pour pouvoir bénéficier de cette exception. Tout d’abord, la référence à la marque d’autrui doit être absolument « nécessaire » pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service. En outre, cette référence ne doit pas créer de risque de confusion sur l’origine commerciale du produit ou service. 

En l’espèce, le juge a pris soin de relever que « les références à la société RESIDE ETUDES (…) ne créent pas de confusion sur l’origine de ces biens et permettent de distinguer le gestionnaire et le vendeur des biens ». Il juge que l’usage des marques d’autrui par la société SARL LAURENT COHEN était licite puisqu’il était effectué dans le seul but d’identifier les sociétés demanderesses en tant que gestionnaires des biens. Cet usage permet d’éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine commerciale des biens immobiliers proposés à la revente sur les sites Internet en cause. 

Le tribunal retient par ailleurs que dans la mesure où les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un contrat de commercialisation avec exclusivité conclu avec les propriétaires des biens immobiliers, il n’est pas possible d’interdire le recourt à des intermédiaires en transaction, tels que la société SARL LAURENT COHEN, pour les revendre. Le défaut d’un tel contrat renforce l’absence de risque de confusion dans l’origine des produits et services en cause.  

Il apparait donc que le tribunal se concentre exclusivement sur la caractérisation de l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits en cause, sans préciser, ni même, semble-t-il, rechercher si, en l’espèce, la référence aux marques litigieuses était effectivement bien « nécessaire » pour indiquer la destination des produits. Il déduit ainsi la licéité de l’usage sans même caractériser la nécessité de se référer à la marque d’autrui. Il semble que la simple information des consommateurs vaille en l’espèce « nécessité ». Un tel silence sur le caractère nécessaire de la référence semble néanmoins regrettable dans la mesure où les exceptions sont d’interprétation stricte.

 

Carole Couson-Warlop, Avocate, ARTLEX, Nantes

Morgane Souffez, Juriste, ARTLEX, Nantes

 

Tribunal de grande instance de Nanterre, ordonnance de référé, 17 septembre 2018, Reside Etudes Investissement, Reside Etudes / SARL Laurent Cohen, et M. X., Jurisprudence, droit des marques, droit de la propriété intellectuelle, contrefaçon, référence nécessaire, citation, marque, exception, article L. 713-6 b, code de la propriété intellectuelle, site Internet, annonces, indication de la destination du produit, référence à la marque, risque de confusion dans l’esprit du public